提供产品制造方法不同于专利技术(浅议新产品制造方法专利侵权诉讼中的举证责任倒置)

一般情况下，专利侵权纠纷的举证责任分配遵循“谁主张，谁举证”的原则，即当事人对于自己提出的诉求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实应当提供证据加以证明，在法院判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担举证不利的法律后果。【1】

但是，在涉及新产品制造方法专利的案件中，由于新产品或者新产品的制造方法在专利申请日前不为国内外公众所知悉，制造同样产品的单位或者个人使用专利方法的可能性较大，而与制造相关的证据主要由被诉侵权人掌握，如果按照“谁主张谁举证”的原则分配举证责任，未免显失公平。【2】因此，《专利法》第六十六条第一款（原《专利法》第六十一条）设置了举证责任倒置的规则，即在涉及新产品制造方法的发明专利侵权纠纷中，由制造同样产品的单位或者个人提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。但需要注意的是，这一规则仅适用于新产品制造方法发明专利侵权案件，立法上【3】明确排除了这一规则在非新产品制造方法专利侵权、非方法发明专利侵权以及非发明专利侵权等不涉及新产品专利侵权案件中的适用。

虽然，对于已有产品方法发明的专利权人而言，《专利法》第六十六条第一款在一定程度上减轻了其举证责任。但实际上，根据最高院的裁判规则，想要适用这一举证责任倒置规则，需满足一定的前提条件，即权利人应当首先证明依照专利方法制造的产品（1）属于新产品；且（2）被诉侵权人制造的产品与依照专利方法制造的产品属于同样的产品。笔者将最高院的相关案例整理如下：

序号

案号

法院裁判

1

（2021）最高法民申7477号

王欣主张涉案专利是新产品制造方法，本案应当适用举证责任倒置，由苏中公司提供获得原始产品制造方法的证据。因黄蜀葵花提取物作为药材原料，在涉案专利申请日前早已为国内外公众所知，不属于专利法规定的新产品，不适用专利法第六十一条第一款举证责任倒置的规定。

2

（2021）最高法知民终1407号

涉案专利所涉及的技术方案，虽然在沙琪玛产品的组分中提出一定要求，但其所生产的产品本质上仍属于沙琪玛产品的一种，该技术方案被授予专利权并不能推定其所生产的产品为新产品，邓正中应对此承担举证责任。而本案中，邓正中所提交的检索报告为其单方委托所制作，并不能证明其检索的全面性，同时，邓正中亦无证据证明因涉案专利在技术方案中对产品的组分作出的限定，足以实现该产品与在专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组分、结构或者其质量、性能、功能方面，存在明显区别效果，因此，原审法院认为邓正中的主张不符合专利法第六十一条所规定的举证责任倒置的适用条件并无不当。

3

（2021）最高法知民终86号

本案中，根据在案证据及双方的陈述，涉案专利申请日前，市场上已经出现了大量的仿真藤条，藤骏公司虽然主张涉案专利方法生产的产品为新产品，在外观上效果更加逼真，但其并未能充分证明涉案专利方法生产的仿真藤条与市场上已经出现的仿真藤条在组份、结构或者质量、性能及功能方面有明显的区别。故，原审法院认定使用涉案专利方法获得的产品即编织用的藤条不属于专利法上的新产品，并作出本案不适用举证责任倒置的规则的认定并无不当。

4

（2021）最高法知民终1558号

本院认为，本案中，根据进申公司提交的现有证据，不能推翻原审法院关于涉案专利技术方案不涉及新产品的认定。首先，涉案专利是一种“一种地砖铺设工艺”，根据权利要求1记载的技术方案，其是对现有地砖铺设工艺的改进，并非新产品的制造方法。其次，进申公司所述地砖系统在涉案专利申请日以前早已存在，只是具体施工工艺与涉案专利或有不同。再者，进申公司于涉案专利同日申请的实用新型专利获得授权的事实，与涉案专利是否为新产品制造方法专利无关。综上，涉案专利并非一种新产品的制造方法专利，进申公司主张应由顶进公司对被诉侵权技术方案不同于涉案专利承担举证责任，不能成立。

5

（2021）最高法民申5932号

由于羧甲司坦自1987年就已经进入《广东省药品标准》，上述时间早于涉案专利申请日，故羧甲司坦属于在涉案专利申请日以前为国内外公众所知的药物，即使刘德海主张权利所依据的涉案专利属制备羧甲司坦的新方法，依据该方法制造的羧甲司坦也不属于新产品。故本案不适用专利法第六十一条第一款关于举证责任分配的规定，二审判决认为刘德海应对被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权保护范围承担举证责任并无不当。

可见，立法与司法从解决新产品制造方法专利权人举证难的角度出发，设置了举证责任倒置的规则。但基于公平性，同时也要求权利人需先就发明专利产品的“新颖性”进行初步证明，才可发生举证责任的转移。在实践中，如何去认定产品制造方法专利为新产品也是法院裁判的重点之一。通常，法院会适用2010年起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释一》第十七条作为“新产品”的认定标准，即“产品或制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品”。但实际上，法院对于这一“新颖性”标准的认定颇为严格，例如，在（2020）最高法知民终342号案例中，法院认为“专利产品所具有的敏感性、特异性数值是该产品的技术效果，不因其比现有技术具有更好的技术效果而当然推知其为新产品”、“产品专利具备创造性也不意味着产品本身当然是新的”。因此，从专利权人角度出发，在提起专利侵权纠纷时应当严格选择诉请依据，若适用新产品专利侵权纠纷作为诉请依据的，则需特别关注专利产品的“新颖性”之证明，使其达到举证责任的转移门槛，以确保自身主张得以实现。

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【1】参见最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条

【2】参见（2018）最高法民申4149号

【3】根据《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条的规定，专利方法制造的产品不属于新产品的，侵害专利权纠纷的原告应当举证证明下列事实：（一）被告制造的产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品；（二）被告制造的产品经由专利方法制造的可能性较大；（三）原告为证明被告使用了专利方法尽到合理努力。原告完成前款举证后，人民法院可以要求被告举证证明其产品制造方法不同于专利方法。

作者商轶君

责编单琦

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