机械制造技术王伟麟(浅读检索--马天旗著《专利有效性检索》第一章)

我的公众号原文链接：浅读检索--马天旗著《专利有效性检索》第一章

本文浅读的对象，为《专利有效性检索》书中的第一章内容，作者为马天旗（原国家知识产权局专利局副处长）、赵星、欧阳石文。以下浅读、分析等均仅代表本人观点，不代表作者马天旗、赵星、欧阳石文观点。如有其他理解欢迎交流。

《专利有效性检索》是今年（2021）9月最新出版的检索类书籍，书是今天刚到，我翻了翻目录就迫不及待想做浅读了。在正式进入浅读之前，我简单总结一下“内容提要”、“作者序”以及“目录”的内容。

“内容提要”总结就是说：

1）这本书的案例都是经过挑选的、难以被无效的专利

2）本书不仅有适合入门的基础知识，也有成长为专家的进阶知识和技巧

3）本书适于很多很多人（请自己联想扩展）。

“作者序”总结就是说：

1）本书所指专利有效性检索，是无效检索

2）无效检索在维权及被告侵权时都极为重要

3）2020年全国的发明及实新无效中，以缺乏新创性为由的占比超过96%

4）“专利有效性检索被称为"专利检索之巅"，是成长为"专利高级检索专家"的必经之路[1]”

5）目前讲到检索的书，要么很浅（作者不说，但是看的出来包括《跟着审查员学检索》），要么是为了培养审查员的因此不好学（作者不说，但我知道是《发明专利审查基础教程·检索分册（修订版）》）。而本书不一样，不仅有基础，也有进阶，连案例都是实际的经多次无效的比较难的检索案例

6）分别介绍了马天旗、赵星、欧阳石文及三位作者各自负责的本书内容

“目录”总结：

1）分为理论篇和案例篇

2）理论篇包括三章，分别是“专利检索的类型及能力要求”、“检索人员需掌握的基础知识”、“检索专家必备技能和经验”

3）案例篇包括三章，分别是“机械与材料领域案例”、“电学与通信领域案例”、“医药与化学领域案例”

看到这已经比较能刺激到检索学习者的神经。“专利无效”、“案例都是难以无效的实际案例”、“有基础有进阶甚至有真实案例”、“作者都是大咖中的大咖”。这本书仅看这部分，估计内容是比较不错的，感兴趣且等不及看我做完全书浅读的各位，可以先买来自己看。

事不宜迟，开始第一章的浅读。

第一章总共三节，分别简单介绍了专利性检索、有效性检索、侵权检索等7个检索类型的不同检索目的、检索时机和检索内容。

虽然本书是讲专利有效性检索，但在全书开头交代一下各种不同检索目的还是很不错。一方面把专利有效性检索与其他检索目的加以区分，另一方面也给刚学习检索、不太理解检索各目的的同行们进行了简单的解释。

专利性检索就是我们常说的查新检索，实务中一般发生在企业IPR撰写交底书之前、代理师提交专利申请之前。

有效性检索已经解释过，就是无效检索。这里我对作者的一句话发表一下自己的看法。作者说“专利有效性检索的检索范围为涉案专利最早优先权日之前的申请的所有专利文献和非专利文献以及可能的抵触申请[1]”。

可能是我理解有歧义吧。前后半句用“以及”过渡，即作者在此意图并列表达。但，“最早优先权日之前申请的所有专利文献”已经包含了“抵触申请”的情况，没必要多此一举，也许作者的真实意图是想表达“最早优先权日之前公开的所有专利文献”吧。

专利侵权检索就是侵权检索，服务于防侵权的目的。有人也会说是FTO但实际上与FTO应当并不相同。具体的FTO是为何物，如何进行FTO，建议大家详览大岭老师的文章：《专利侵权风险分析（FTO）法律服务|观韬中茂》。

专利被侵权检索在企业角度上讲就是维权目的的检索，看有哪些人、企业等侵权了自己专利权。维权大家知道，经常是法务风里来雨里去的忙碌。作者提到一个不错的思路“可对类似专利文献或非专利文献进行逆向追踪[1]”。这与我此前文章中提到的“反推式检索思路”有点类似，就是根据实际经验、实际获取到的信息去反推并提出一个假设，之后再验证这个假设。这里我对作者的另一句话发表一下自己的看法。作者说“侵权检索主要用于判断一件可执行专利的权利要求书是否主张了我方的技术方案，通常在我方制造、使用、销售、许诺销售一种技术产品或服务之前实施，重点放在未到期有效专利[1]”。

诚然，如果专利并非有效专利，即不存在侵权行为的权利基础，那就谈不上专利侵权。但一件专利并非有效专利存在着很多原因：同族专利在不同国家不同的审查结果或维护情况、同日申请、发明授权及之前不同公开阶段等等。

1）庞大的专利文献，尤其是专利族各专利文献之间存在着很多的联系，仅仅根据目标国筛选有效专利是不够的。举个例子，我们在检索国内专利的同时，会考虑到国外专利进入中国的翻译问题，这类专利也称外译内文献。这类专利用汉语表达经常会导致漏检，此时需要考虑几点：一是外译内的汉语直译结果搜集分析，二是外文原始文献的外文表达方式搜集分析，三是外文文献在手中数据库机翻情况下的翻译结果搜集分析。我此前建议过的某个方式便是同步检索外文文献，并追踪其国内同族。但该类专利未必有效，我们无法预知它们在检索之时的法律状态，排除会造成国内专利的漏检风险。

2）发明专利在授权之前存在不同的公开阶段。在授权公告之前，发明专利的权利范围是不确定的，但这并不妨碍它可能会授权。且该类发明公开专利数量极其庞大，如果忽略了，那么就有一个区间关系重大：在最后一次检索结束至产品上市之前。这一阶段发明公开专利可能获得授权，此时想规避是来不及的。因此侵权检索我一般会同时考虑非有效专利。当然，实在是数量庞大且时间有限的情况下，也会适当改变策略。但不应该直接忽略对非有效专利的检索。

3）实新和外观专利在授权之前是不公开的，但根据已上市产品或技术可以假设已布局申请的一些专利，并分析模拟这些专利的保护范围以预警。这主要发生在上市不久的产品中，此时专利申请在前但可能尚未获得授权，而申请人为了商业利益选择尽快上市。

现有技术状况检索、专利分析专题检索和行业专利全景检索是根据不同技术领域、专题或行业进行的不同程度的专利信息分析。很多人也会说是专利导航。这类检索我做的不多，并不是太熟悉，这里便不做深入讨论，而作者本人也并未做过多介绍。

参考文献：

[1]马天旗,赵星,欧阳石文.专利有效性检索[M].北京:知识产权出版社,2021:3-6

黑娃王律简介

王律（王伟麟律师；思博论坛ID“小兔兔考专代”）：

1）北京市盈科（东莞）律师事务所执业律师及专利代理机构负责人、专利代理师、思博论坛版主；

2）经办案件曾入选广东律协评选的“2019十大涉外知识产权典型案例”，曾参与处理涉及某中国头部手机及通信公司和某新西兰音乐家的跨国著作权纠纷、涉及某美国TOP1手机公司和某美国通讯研发公司的跨国SEP专利权纠纷；

3）精通日语英语并可作为工作语言，专长于知识产权法、竞争法、涉外法律纠纷；

4）中南大学工学学士、厦门大学法学硕士。

黑娃（许利民，思博论坛ID“黑娃”）：

1）泉州振科技术服务有限公司信息技术总监、思博论坛版主及检索讲师、检索分析师；

2）擅长无效检索、侵权检索、稳定性检索、公众意见检索、查新检索，有涉诉无效检索经验；

3）有丰富的对企、代理机构检索培训经验，有依托思博论坛和合享（incopat）平台的直播检索讲课经验。